시리즈 A·B 투자 실사에서 투자사가 묻는 IP 질문과 미리 준비할 자료
투자를 앞둔 스타트업 대표와 IP 담당자를 위한 글입니다. 의료 AI와 AI 반도체 스타트업에서 사내변리사로 일하며 시리즈 A부터 프리 IPO까지 여러 라운드의 IP 실사(IP DD)에 대응했고, 그때 반복해서 받은 질문을 정리했습니다.
세 줄 요약
- 투자 실사(due diligence)에서 IP를 보는 방식은 단계마다 다릅니다. 시드·시리즈 A는 계획과 방향을, 시리즈 B는 확보한 특허를, 시리즈 C 이후는 포트폴리오와 분쟁 대비 수준을 봅니다.
- 어느 단계든 처음 요청받는 것은 특허 목록과 직무발명 관련 서류입니다. 이 서류가 정리되어 있지 않은 회사가 생각보다 많습니다.
- 실사 몇 달 전에 특허 목록과 출원서·등록증을 정리하고, 회사의 IP 방향을 계획으로 세워 두면 대부분의 질문에 답할 수 있습니다.
투자사가 요청하는 자료
라운드마다 거의 빠지지 않고 요청받는 자료는 아래 일곱 가지입니다. 자료 자체보다, 그 자료로 무엇을 확인하려는지를 알고 준비하면 답하기가 쉬워집니다.
| 자료 | 투자사가 확인하려는 것 |
|---|---|
| 특허 목록 | 국가별 출원·등록 현황, 권리자와 공동소유 여부, 진행 상태 |
| 상표 목록 | 회사명과 제품명을 권리로 확보했는지 |
| 직무발명(employee invention) 양도증 | 직원이 만든 발명의 권리가 회사로 제대로 넘어왔는지 |
| 직무발명 보상규정 | 권리 승계와 보상의 근거가 회사 규정으로 갖춰져 있는지 |
| 핵심 특허 목록 | 회사의 경쟁력을 어느 특허가 지키고 있는지 |
| 제품별 특허 목록 | 특허가 실제 제품을 덮고 있는지 |
| 국가과제 성과 특허 목록 | 성과가 누구에게 귀속되고, 어떤 의무가 따르는지 |
대학이나 공동연구기관과 함께 출원한 특허는 따로 확인합니다. 공동으로 소유한 특허는 다른 공유자의 동의 없이 양도하거나 라이선스를 줄 수 없기 때문입니다.
단계별로 달라지는 질문
단계가 올라갈수록 계획보다 결과물을, 결과물보다 분쟁 대비 수준을 더 깊게 확인합니다. 시리즈 A·B를 준비하는 회사라도 시리즈 C 이후에 무엇을 보는지 알아 두면 계획을 세우기 쉽습니다.
| 단계 | 주로 보는 것 | 준비해 두면 좋은 것 |
|---|---|---|
| 시드·시리즈 A | IP에 대한 계획과 방향, 목표 | 어떤 기술을 언제, 어느 나라에서 권리로 만들지에 대한 계획 |
| 시리즈 B | 특허를 어느 정도 확보했는지 | 제품과 연결된 출원·등록 현황, 오픈소스 사용 현황 |
| 시리즈 C 이후 | 제품과 사업을 실제로 지키는 특허 포트폴리오, 분쟁 대비 수준 | 자유실시 검토(freedom to operate, FTO) 결과나 이에 준하는 특허 분석 결과 |
실사는 누가 하나
대부분의 투자는 법무법인이 실사를 맡습니다. 이때 IP는 법무 실사의 한 항목으로 다뤄져, 질문이 목록과 서류 확인 위주인 경우가 많습니다.
대형 투자사나 해외 파트너사는 다릅니다. IP를 전문으로 하는 로펌에 따로 맡기고 자체 IP팀이 함께 검토해, 훨씬 깊고 강도 높게 묻습니다. 이전 라운드가 수월했다고 다음 라운드도 같을 거라고 보지 않는 편이 좋다고 생각합니다.
실사 때 자주 비어 있는 서류
실사에서 문제가 되는 것은 특허의 수준보다 기본 서류인 경우가 많습니다.
- 특허 목록이 없거나, 대리인이 보낸 메일과 파일에 흩어져 있습니다. 요청을 받고 나서야 목록을 만들면 제출이 늦어지고, 빠진 건이 생기거나 출원일·상태·권리자가 틀린 채로 제출되기도 합니다.
- 직무발명 양도증을 받아 두지 않았거나 일부 발명자의 것이 빠져 있습니다. 스타트업은 근속 기간이 짧은 편이라, 제때 받지 않으면 발명자가 퇴사해 나중에 받기 어려운 경우가 많습니다.
- 법인 설립 전에 창업자 개인 명의로 낸 출원이 그대로 남아 있거나, 대표 본인의 발명인데 회사로 양도하는 서류가 없습니다.
- 직무발명 보상규정이 없거나, 규정은 있어도 실제로 운영한 기록이 없습니다.
네 가지 모두 투자 일정이 잡힌 뒤에 급하게 채우기보다, 평소에 갖춰 두는 편이 훨씬 수월합니다.
제3자 특허를 물을 때
「다른 회사 특허를 침해할 위험은 없나요?」는 거의 빠지지 않는 질문입니다. 완벽한 자유실시 검토나 비침해 보장은 현실적으로 어느 회사도 하기 어렵습니다. 그래서 투자사도 「위험이 없다」는 답보다 회사가 이 문제를 어떻게 다루고 있는지를 봅니다.
답할 때는 아래 세 가지를 설명할 수 있으면 충분하다고 생각합니다.
- 가능한 범위에서 무엇을 확인했는지: 어떤 경쟁사와 기술 분야의 특허를 언제 살폈는지
- 어떻게 계속 확인하고 있는지: 주기적인 모니터링이나 제품 출시 전 검토 같은 회사의 프로세스
- 문제가 보이면 어떻게 대응하는지: 회피설계(design-around), 상대 특허를 무효로 다투는 자료 검토, 라이선스 같은 선택지와 판단 기준
시리즈 C 이후에는 이 설명에 더해 FTO 결과나 이에 준하는 분석 자료를 요청받는 경우가 많습니다.
AI·데이터 회사라면 더 묻는 것
AI나 데이터를 다루는 회사는 특허 밖의 권리 관계도 비중 있게 확인합니다.
- 데이터 권리: 학습에 쓴 데이터를 어떤 근거로 확보했고, 어떤 범위에서 쓸 수 있는지가 중요한 문제로 다뤄집니다.
- 오픈소스(open source): 시리즈 B 이상이라면 제품에 쓴 오픈소스 소프트웨어와 코드, 그 라이선스를 확인하는 경우가 많습니다.
- 파트너 계약: 병원이나 고객사와의 계약에서 결과물과 발명의 권리가 누구에게 있는지는 매우 중요한 사항으로 검토됩니다. 의료 AI 회사라면 병원과 맺은 공동연구·데이터 제공 계약을 미리 다시 읽어 두는 편이 좋습니다.
실사 몇 달 전에 해 둘 일
투자 일정이 잡힌 뒤에는 서류를 찾고 맞추는 데 시간을 다 쓰게 됩니다. 몇 달 전에 아래 세 가지를 해 두면 실사 기간에는 질문에 답하는 데 집중할 수 있습니다.
- 특허·상표 목록을 하나의 표로 정리합니다. 출원번호, 출원일, 국가, 권리자(공동권리자 포함), 상태, 관련 제품, 국가과제 여부를 한 줄에 담으면 대부분의 요청에 바로 답할 수 있습니다. 사내 담당자가 없다면 출원을 맡긴 특허사무소에 현재 목록과 서류 사본을 요청하는 데서 시작하면 됩니다. 대리인이 여러 곳이면 각각 받아 하나로 합쳐야 해서 시간이 더 걸립니다.
- 출원서, 등록증, 직무발명 양도증을 데이터룸(data room)에 바로 올릴 수 있게 한 곳에 모아 둡니다. 빠진 양도증이 있으면 이때 채우고, 앞으로는 출원할 때마다 바로 받아 둡니다.
- 회사의 IP 방향을 미리 고민하고 계획으로 세워 둡니다. 어떤 기술을 언제, 어느 나라에서 권리로 만들지, 제3자 특허는 어떻게 살피는지를 한두 장으로 설명할 수 있으면 됩니다. 시드·시리즈 A에서는 이 계획이 곧 가장 중요한 답이 됩니다.
자주 묻는 질문
아직 특허가 없는데, 시리즈 A 실사에서 문제가 되나요?
시드·시리즈 A에서는 특허 건수보다 계획과 방향을 많이 묻습니다. 어떤 기술을 언제 출원할지, 왜 그 순서인지 설명할 수 있으면 특허가 적어도 답이 됩니다.
실사를 맡은 법무법인이 IP를 깊게 묻지 않으면 준비를 덜 해도 되나요?
그 라운드는 넘어갈 수 있습니다. 다만 대형 투자사나 해외 파트너사는 IP 전문 로펌과 자체 IP팀이 함께 검토하기 때문에, 그때 한 번에 채우기는 어렵습니다.
실사에서 문제가 발견되면 투자가 무산되나요?
대부분은 무산되기보다 투자계약의 조건으로 넘어갑니다. 투자 전까지 빠진 양도증을 받아 오도록 하는 선행조건(conditions precedent)이나, 투자 후 일정 기간 안에 정리하도록 하는 이행 사항으로 정하는 식입니다. 다만 핵심 특허의 귀속처럼 바로잡기 어려운 문제는 투자 조건에 영향을 줄 수도 있습니다.
FTO를 꼭 받아 둬야 하나요?
FTO 결과를 요청받는 것은 보통 시리즈 C 이후입니다. 그 전에는 회사가 제3자 특허를 어떻게 확인하고 대응하는지 설명할 수 있으면 대부분 충분합니다.
국가과제로 만든 특허도 따로 정리해야 하나요?
네. 지원을 받은 특허 목록을 따로 요청받는 경우가 많습니다. 특허 목록에 과제명과 지원기관을 함께 적어 두면 따로 만들 필요가 없습니다.